Правила оформления международной заявки в соответствии с Мадридской системой международной регистрации знаков

Автор статьи: патентный поверенный Дилара Мухаметжанова

Для казахстанского заявителя получение правовой охраны на товарный знак одновременно в нескольких государствах возможно путем подачи одной международной заявки в Международное Бюро ВОИС (МБ ВОИС).

Международная регистрация должна базироваться только на регистрации при ведомстве происхождения и должна отвечать всем требованиям, предъявляемым МБ ВОИС.

В статье приводятся особенности и преимущества Мадридской системы международной регистрации знаков для отечественных заявителей и рекомендации по составлению и оформлению международной заявки на регистрацию товарного знака.

Мадридское соглашение о международной регистрации знаков, заключенное в 1891 г. и вступившее в силу в 1892 г., и Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, принятый в 1989 г., вступивший в силу с 1 декабря 1995 г. и начавший действовать с 1 апреля 1996 г., были приняты в ходе дипломатических конференций, проходивших в Мадриде. Вместе они образуют Мадридскую систему международной регистрации знаков, находящуюся под административным управлением Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

Республика Казахстан одной из первых среди стран — бывших республик СССР заявила о продолжении действия на территории нашей страны Мадридского Соглашения о международной регистрации знаков от 1891 года в Декларации Республики Казахстан о международных договорах в области охраны прав промышленной собственности от 5 февраля 1993 года. Этим самым было подтверждено действие Мадридского Соглашения в Казахстане и ее непрерывность.

В мае 2010 года Президентом нашей страны был подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола к Мадридскому соглашению», который вступил в силу 8 декабря 2010 года.

Преимуществом Мадридской системы является упрощение процедуры получения международной регистрации (подача одной заявки на одном языке, уплата одной пошлины).

В сравнении с Мадридским соглашением Мадридский Протокол имеет следующие преимущества:

• подача заявки на основании базовой заявки (по Мадридскому соглашению на основании базовой регистрации);

• подача заявки на французском, английском и испанском языках (по Мадридскому соглашению только на французском языке);

• срок рассмотрения заявки до 18 месяцев (по Мадридскому соглашению 12 месяцев);

• страна-участница Мадридского Протокола вправе установить индивидуальные пошлины, превышающие дополнительные и добавочные пошлины, установленные Мадридским соглашением.

В соответствии с Мадридской системой международной регистрации знаков возможны 3 типа международной регистрации:

• относящиеся исключительно к Соглашению;

• относящиеся исключительно к Протоколу;

• относящиеся и к Соглашению и к Протоколу.

1. Международная регистрация относится исключительно к Соглашению если:

 — ведомством происхождения является ведомство государства связанного только с Соглашением;

 — ведомством происхождения является ведомство государства связанного одновременно Соглашением и Протоколом, и страны, на которые распространяется международная регистрация, связаны только Соглашением, не Протоколом. В этом случае при подаче товарного знака на международную регистрацию заполняется форма ММ1.



2. Международная регистрация относится исключительно к Протоколу если:

 — ведомством происхождения является ведомство страны — участницы связанной только Протоколом;

 — ведомством происхождения является ведомство страны — участницы связанной одновременно Соглашением и Протоколом и все страны, на которые распространяется международная регистрация, связаны Протоколом. При подаче товарного знака на международную регистрацию необходимо заполнить форму ММ2.

Международная регистрация может базироваться на заявке, либо на регистрации при ведомстве происхождения.

3. Международная регистрация относится одновременно к Соглашению и Протоколу,

если ведомство происхождения является ведомством страны — участницы связанной одновременно Соглашением и Протоколом и если заявитель указал, по меньшей мере, одну страну, связанную с Соглашением, но не с Протоколом и, по меньшей мере, одну страну, связанную Протоколом (чтобы это государство было или нет, связано с Соглашением) или межправительственная организация, связанная Протоколом.

Международная регистрация должна базироваться только на регистрации при ведомстве происхождения. В таком случае при подаче товарного знака на международную регистрацию заполняется форма ММ3.

Необходимо отметить, что в соответствии с требованиями Мадридской системы заявка может быть подана в Международное Бюро ВОИС только через Ведомство происхождения. В случае подачи международной заявки напрямую в Международное Бюро ВОИС, данная заявка не будет рассмотрена и возвращается заявителю без рассмотрения.

Официальные бланки ММ1, ММ2, ММ3 доступны на сайте ВОИС в рубрике Marques/Système de Madrid/Formulaires. Для Республики Казахстан, которая является участницей одновременно Соглашения и Протокола, тип бланка зависит от указанных в заявке стран. На сайте ВОИС, существует Имитатор международной заявки (http://www.wipo.int/madrid/fr/madrid_simulator/), который позволяет правильно выбрать официальный бланк для оформления международной заявки. Бланк заявки должен быть заполнен разборчиво, печатными буквами на компьютере. В случае заполнения бланка от руки, Международное Бюро не принимает данную заявку.

Рассмотрим правила заполнения бланков по формам ММ1, ММ2, ММ3.

1. Договаривающаяся сторона, ведомством которой является ведомство происхождения.
В данной рубрике должно быть указано название государства или межправительственной организации, ведомством которой является ведомство происхождения, например, «Казахстан».

2. Заявитель

Когда заявителем является физическое лицо, указывается фамилия и имя физического лица, подающего заявку, а также при указании адреса, страна происхождения заявителя. Когда заявителем является юридическое лицо, должно быть указано полное официальное название, и при указании адреса форма юридического лица (АО, ТОО, ЗАО и т. д.), государство происхождения и территориальная единица. В случае, когда имя заявителя состоит не из латинских букв, необходимо транслитерировать имя латинскими буквами, соответствующее фонетике языка на котором подается международная заявка, либо предоставить перевод на язык международной заявки. Адрес заявителя должен соответствовать требованиям по почтовой отправке писем. Также могут быть указаны номера телефонов, факса и электронный адрес. В случае если интересы заявителя представляет патентный поверенный, необходимо указать адрес патентного поверенного, куда будет отправляться вся корреспонденция. В случае отсутствия такового рубрика адрес патентного поверенного остается пустой. В том случае, когда заявителями являются несколько лиц, указывается имя и адрес каждого лица, при необходимости используется дополнительный лист. В последнем пункте данной рубрики, заявитель может указать язык, на котором желает получать всю корреспонденцию от ВОИС. Нет необходимости заполнять данным пункт, если заявитель желает получать корреспонденцию на языке поданной международной заявки.

3. Право на подачу международной заявки

Когда международная заявка связана (полностью или частично) Соглашением (форма ММ1 или ММ3), заявитель должен отметить одну из ячеек i), ii) или iii) в рубрике 3. a).
Когда международная заявка относится исключительно к Протоколу (форма ММ2), заявка должна содержать одно из указаний i), ii), iii) или iv). Данные ячейки отражают информацию, касающуюся права каждого заявителя на подачу международной заявки, что было рассмотрено выше при рассмотрении типов бланков на подачу международной заявки.
Следует отметить, что если заявитель указывает, что имеет действительное и серьезное предприятие на территории договаривающейся стороны, через ведомство которой подается международная заявка, но его адрес находится не на территории данного государства, заявитель должен указать также в рубрике 3. b) адрес своего предприятия или местожительства на этой территории.

4. Назначение патентного поверенного

Как было сказано выше, заявитель может быть представлен перед Международным Бюро патентным поверенным. В этом случае заполнение данной рубрики является обязательным. Информация должна быть достаточной для отправки корреспонденции патентному поверенному и должна содержать номер телефона, факса, электронную почту. Как и в случае указания имени заявителя, здесь также необходима транслитерация в соответствии с такими же требованиями, однако, в случае, когда патентным поверенным является юридическое лицо, транслитерация может быть заменена переводом на язык международной заявки.

5. Базовая регистрация или базовая заявка

В случае, когда международная заявка основывается на базовой регистрации, в данной графе необходимо указать номер регистрации, то есть номер свидетельства и дату регистрации, то есть дату выдачи свидетельства. При указании базовой заявки, необходимо указать номер заявки и дату ее подачи в Ведомство страны происхождения.

Необходимо отметить, что при указании базовой регистрации, не следует указывать номер базовой заявки, так как это может ввести в заблуждение. Таким образом, номер базовой заявки указывается лишь в том случае, когда международная заявка относится исключительно к Протоколу.

6. Испрашиваемый приоритет

Данная графа заполняется в случае испрашивания конвенционного приоритета. Необходимо указать название национального ведомства, в которое ранее была подана заявка, также номер и дату подачи заявки. Копию ранней заявки прикладывать нет необходимости. Если приоритет основывается на базе более чем одной ранее поданной заявке, нужно указать в данной рубрике наиболее раннюю заявку и те заявки, которые будут указаны на дополнительных листах.
Если ранее поданная заявка не относится ко всем товарам и услугам, указывающимся в рубрике 10 формуляра международной заявки, необходимо указать в рубрике 6 товары и услуги, к которым относится приоритет.

В случае если дата испрашиваемого приоритета предшествует более чем на шесть месяцев дате международной регистрации, МБ ВОИС не принимает во внимание дату испрашиваемого приоритета и эта дата не вносится в Международный реестр.

При наличии ошибок и несоблюдении сроков, международная заявка будет иметь более позднюю дату, чем дата, на которую международная заявка была получена Ведомством происхождения. И если вследствие этого, дата международной регистрации превысит шесть месяцев с даты испрашиваемого приоритета, требование на приоритет будет невозможным и никакие данные касательно приоритета не будут внесены.

7. Товарный знак

Изображение товарного знака должно быть представлено в квадрате а) п. 7, и иметь размеры 8×8 см в соответствии с требованиями ВОИС. Данное изображение должно быть идентично знаку в заявке или регистрации. То есть, если товарный знак выполнен в черно-белом цвете, изображение знака должно быть также черно-белое, если в цветном, его воспроизведение должно быть цветным.

В случае если заявка отправлена по факсимильной связи, оригинал страницы официального формуляра, который содержит изображение товарного знака, должен быть также отправлен в Международное Бюро. Очень важно помнить, что необходимо отправить только данную страницу, вместо отправки всей заявки, в противном случае, она может быть принята МБ ВОИС в качестве новой заявки. Эта страница должна содержать данные для ее идентификации (например, номер базовой заявки или базовой регистрации). Ведомство также должно поставить подпись на этой странице.

Пункт с) данной графы заполняется, в том случае если заявитель желает, чтобы его товарный знак рассматривался в стандартном шрифтовом исполнении. Если товарный знак состоит из одного цвета или комбинации цветов необходимо отметить пункт d). Данный пункт касается только тех заявок, которые испрашивают охрану цвета в качестве отличительного элемента знака.

8. Заявленные цвета

В том случае если цвет испрашивается в качестве отличительного элемента знака, необходимо отметить пункт а) данной графы. Далее нужно указать название цвета или сочетание цветов в соответствующем пункте. Также охрана цвета может быть испрошена в международной заявке, несмотря на то, существует или нет данное требование в базовой регистрации или базовой заявке. В пункте b) можно указать в словесной форме основные элементы товарного знака, с указанием цветов в которых эти элементы выполнены.

9. Другие указания

а) Транслитерация товарного знака — это указание является обязательным, если знак состоит, частично или полностью, из букв, иных, чем латинские или цифр, иных, чем арабские или римские. Транслитерация на латинские буквы должна соответствовать фонетике языка международной заявки. Не следует путать транслитерацию с переводом товарного знака.

b) Перевод товарного знака Некоторые договаривающиеся стороны требуют перевод товарного знака. Поэтому во избежание запросов со стороны Ведомства договаривающейся стороны, в случае если товарный знак состоит, полностью или частично из словесных обозначений, необходимо предоставить перевод на английском, французском или испанском языках.

с) Если товарный знак состоит из словесного обозначения, но при этом не имеет лексического значения, следует отметить соответствующий квадрат. Необходимо помнить, что при подаче международной заявки в США, данная договаривающаяся сторона всегда требует перевод знака, и даже если он не имеет перевода, нужно это указать, во избежание отказа в предоставлении охраны, мотивом которого послужит именно отсутствие перевода.

d) Если товарный знак является объемным знаком, звуковым знаком или коллективным, либо сертификационным или гарантийным знаком, следует отметить соответствующий квадрат. Данное указание возможно, только если это указывалось в базовой заявке или базовой регистрации. Что касается коллективного, сертификационного или гарантийного знака, документы, регулирующие использование данного знака желательно направить в Ведомства указанных договаривающихся сторон во избежание получения отказа в охране заявляемого товарного знака.

е) Описание товарного знака указывается только лишь в том случае, если данное указание содержится в базовой регистрации или базовой заявке. Также оно должно быть изложено понятными терминами. В случае наличия ошибок в описании, ВОИС направляет уведомление с предложением более подходящих формулировок для описания товарного знака.

f) Заполнение данного пункта необходимо в случае если словесные элементы товарного знака выполнены не в стандартном шрифтовом исполнении. Внесение указаний в данный пункт предотвращает риск неправильной интерпретации Международным бюро некоторых букв или слов.

g) В случае наличия в товарном знаке элементов, которые заявитель желает вывести из-под охраны следует заполнить данный пункт. Например: 50 мл, сделано в Казахстане, с 1895 г. и т. д. Это указание будет касаться всех указанных договаривающихся сторон.

10. Товары и услуги

В данной графе необходимо указать товары и услуги, в отношении которых испрашивается международная регистрация. Следует использовать шрифт «Courier New» или «Times New Roman», размером 12 или более.

а) Рассмотрение международной заявки МБ ВОИС будет более быстрым в случае использования терминов в соответствии с классификацией МКТУ. В случае несоблюдения данного правила МБ ВОИС направляет соответствующее уведомление с предложением замены либо исключения данного термина. В таком случае ответ на данное уведомление (должен содержать исправленный перечень и группирование по классам) должен быть направлен в Международное Бюро до истечения срока 3 месяца с даты уведомления, с учетом того, что пересылка международной заявки и любые исправления и изменения, касающиеся ее направляются только через Ведомство происхождения. Необходимо ответить на данное уведомление как можно быстрее, чтобы сохранить установленный срок, в случае возникновения нового уведомления, если ответ не является достаточным для внесения исправлений. В соответствии с Правилом 12 (Несоблюдение правил, применяемых к указанию товаров и услуг) Общей инструкции к Мадридскому Соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к этому Соглашению, если в течение двух месяцев с даты уведомления, Ведомство происхождения не сообщило своего мнения по предложенной классификации и распределению по классам, Международное бюро повторно посылает Ведомству происхождения и заявителю сообщение о предложении. Ответ должен быть четким и лаконичным. Например: «Мы согласны с пунктами 1, 2, 4. В отношении 3 пункта мы предлагаем …». Нет необходимости приводить и расписывать каждый пункт.

Международная заявка должна быть идентичной национальной заявке по своему содержанию, но ничего не противодействует тому, чтобы отнести товары/услуги к наиболее подходящим классам, даже если они зарегистрированы иначе на национальном уровне. b) Перечень товаров и услуг может быть ýже чем перечень в базовой заявке или регистрации, однако он не может быть шире или содержать иные товары или услуги. В случае ограничения заполняется пункт

b). Ограничить перечень товаров и услуг можно для одной или всех договаривающихся сторон. Необходимо четко указать ограничение. Например:
 — для Китая, перечень ограничивается:
 — класс 01 (без подробного описания, если он соответствует перечню, указанному в пункте а). Или другой вариант указания ограничения:
 — для Китая, класс 01 ограничивается следующим: «химические продукты». Другие классы удалены (или неизменны).

Следует помнить, что нельзя ограничить товары/услуги или классы, которых нет в перечне товаров и услуг базовой заявки или базовой регистрации.

11. Указанные договаривающиеся стороны

Здесь необходимо отметить страны, на которые будет распространяться международная регистрация. Внимательнее следует отнестись к кодам стран, например CN и CH являются схожими.

! Не требуется указывать собственную страну (Казахстан), в этом случае МБ ВОИС будет направлено уведомление о несоблюдении.

! Не следует указывать другие страны не входящие в Мадридскую систему, например Бразилия, Канада. В этом случае также будет направлено уведомление о несоблюдении.

Если в международной заявке указывается Европейский Союз, необходимо указать второй рабочий язык. В случае отсутствия указания, Ведомство указанной договаривающейся стороны выносит отказ на этом основании. Также, если заявитель хочет указать ранее зарегистрированную в государстве члене Европейского Союза заявку, в дополнение к подаваемой международной заявке необходимо приложить официальный бланк ММ17.

В случае указания Ирландии, Великобритании и Сингапура, заявитель объявляет о намерении использовать знак им самим или с его согласия в этой стране в отношении товаров и услуг, указанных в подаваемой международной заявке.

В случае указания США, является обязательным прикладывать к подаваемой международной заявке официальный бланк ММ18, содержащий Декларацию о намерении использовать знак, требуемую в данной договаривающейся стороне.

Следует отметить, что такие договаривающиеся стороны как Куба, Гана и Япония делают уведомления в соответствии с правилом 34.3)а) Общей инструкции. Оплата индивидуальных пошлин данным странам состоит из двух частей. Когда в международной заявке указываются Куба, Гана или Япония, оплачивается первая часть индивидуальной пошлины. Вторая часть не оплачивается до того момента, пока Ведомство одной из этих договаривающихся сторон не вынесет решение об охране. Владелец международной регистрации будет уведомлен о сроке оплаты второй части, так же как и о сумме, в последующем времени.

12. Подпись заявителя или его представителя (если требуется и уполномочивается Ведомством происхождения)

Международное Бюро не требует наличия данной подписи. Данный вопрос относится к компетенции Ведомства происхождения.

13. Удостоверение и подпись Ведомством происхождения

В данной графе должностное лицо Ведомства происхождения должно поставить свою подпись и удостоверить дату поступления заявки, таким образом, свидетельствуя факт соответствия международной заявки базовой регистрации или базовой заявке. Указанная дата устанавливает дату международной регистрации, а также это дата с которой исчисляются 2 месяца для внесения недостающих элементов (например, ММ18). Следует отметить, что в случае наличия приоритета именно с этой даты будет исчисляться приоритет, и проверена действительность указанного приоритета.

Лист расчета пошлин

а) Предписание о записи в дебет расчетного счета

В этом случае делается отметка в квадрате и указывается следующая информация: владелец счета, номер счета (всегда 5 цифр), идентификация стороны, дающей указание об уплате международной пошлины. При заполнении данного пункта, нет необходимости заполнять пункт b).

b) Величина пошлины

Пошлину, необходимую для уплаты можно рассчитать с помощью специального калькулятора, который находится на сайте ВОИС по следующей ссылке: www.wipo.int/madrid/fr/fees/calculator.jsp.

! К международной заявке необходимо приложить копию оплаты пошлины.

В соответствии со ст. 8 (2) Соглашения и ст. 8 (2) Протокола предусматриваются следующие пошлины за подачу международной заявки:

1. Базовая пошлина;

2. Добавочная пошлина за указание каждой указанной страны;

3. Дополнительная пошлина за каждый класс товаров и услуг свыше трех.

К тому же, Протоколом также предусмотрена возможность для договаривающихся сторон устанавливать свои индивидуальные пошлины. В этом случае индивидуальные пошлины заменяют собой добавочные пошлины, если указание осуществляется в соответствии с Протоколом. Однако в случае, если договаривающаяся сторона является стороной и Соглашения и Протокола, пошлина за указание страны является пошлиной в рамках Соглашения, и в таком случае уплачивается добавочная, а не индивидуальная пошлина.

Размер базовой пошлины зависит от цвета заявляемого знака: черно-белое изображение — 653 швейц.фр., цветное изображение — 903 швейц.фр. После подсчета необходимо указать итоговую сумму пошлины.

с) Способ оплаты

В данной графе необходимо сделать соответствующую отметку, касательно способа оплаты пошлины: списание с текущего счета, открытого в ВОИС; оплата непосредственно в ВОИС; зачисление на счет ВОИС; зачисление на счет ВОИС по почте.

Далее, после заполнения всех 13 граф, международная заявка направляется в ВОИС, через Ведомство происхождения.

Таким образом, рассмотрев процедуру оформления международной заявки, следует сделать вывод, что выбор официального бланка (ММ1, ММ2, ММ3) является ключевым моментом, а также все внесенные данные должны быть точными и достоверными.

Со вступлением Республики Казахстан в Протокол для казахстанских заявителей появилась прекрасная возможность подать заявку на международную регистрацию основываясь на базовой заявке, то есть, не дожидаясь прохождения всей процедуры регистрации товарного знака в РГКП «Национальный институт интеллектуальной собственности» Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан (Ведомство происхождения). Так казахстанские заявители с 8 декабря 2010 г. могут подать заявки на международную регистрацию, обеспечивая охрану товарного знака на международном уровне. Ведь регистрация товарного знака на иностранных рынках дает казахстанским предприятиям исключительное право коммерциализировать свою продукцию на этих рынках. Это не только создает основу для предотвращения контрафакции, но и также обеспечивает положение, при котором экспортная компания будет осуществлять исключительное право в отношении того, что, возможно, является одним из ее самых ценных деловых активов. Регистрация товарного знака на международном уровне также дает возможность давать лицензии на товарный знак другим лицам и может быть основой для осуществления компанией своей стратегии в области франшизы и сбыта продукции. Используя Мадридскую систему, казахстанские заявители могут получить охрану своих знаков во всех государствах-членах (за исключением страны происхождения) с необходимостью выполнять меньшее число формальных требований и нести при этом меньшие расходы. Таким образом, в условиях свободной конкуренции охрана товарного знака на международном рынке является приоритетной задачей для каждого предприятия. (Продолжение следует)



ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:
1. Guide pour l’enregistrement international des marques
2. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков
3. Протокол к Мадридскому Соглашению о международной регистрации знаков
4. Общая инструкция к Мадридскому Соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к этому Соглашению
5. Оплачко С. М., Оплачко В. Г. Развитие Мадридской системы международной регистрации знаков: прошлое, настоящее, будущее. М-2009
6. http://www.wipo.int/ smes. htm
7. http://www.minjust.kz/ru/node/17 287