Процедура вынесения предварительного отказа в предоставлении охраны заявленному обозначению в рамках Мадридской системы.

Автор статьи: патентный поверенный Дилара Мухаметжанова

К вопросу О ВЫНЕСЕНИИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОХРАНЫ МЕЖДУНАРОДНЫМ ЗАЯВКАМ

В данной статье рассматривается процедура вынесения предварительного отказа в предоставлении охраны заявленному обозначению в рамках Мадридской системы. В статье раскрываются понятия абсолютных и относительных оснований для отказа в регистрации. А также подробно рассказывается о процедуре оформления отказа и отправки уведомления о нем в Международное Бюро ВОИС

Со вступлением Республики Казахстан в Мадридскую систему (Мадридское Соглашение о регистрации знаков, Протокол к Мадридскому

Соглашению о регистрации знаков) иностранные заявители вправе получить охрану своего товарного знака в рамках Мадридской системы, в соответствии с Мадридской системой и национальным законодательством Республики Казахстан. Однако при проведении полной экспертизы на регистрацию товарного знака заявленное обозначение рассматривается на соответствие нормам Закона Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания, наименованиях мест происхождения товаров», а именно ст. 6, 7 настоящего Закона.

Целью настоящей статьи является рассмотрение процедуры вынесения предварительного отказа в предоставлении охраны заявленному обозначению в рамках Мадридской системы. Для достижения поставленной цели необходимо поставить следующие задачи:

 — дать определение понятию «предварительный отказ в предоставлении охраны»;

 — рассмотреть основания для вынесения отказа в соответствии с Законом РК «О товарных знаках, знаках обслуживания, наименованиях мест происхождения товаров» с последними изменениями от 12 января 2012 г.;

 — рассмотреть официальный бланк для оформления отказа, рекомендуемый ВОИС и сроки его направления;

 — изучить случаи несвоевременного направления уведомления об отказе и рассмотреть пути их решения.

Предварительный отказ в предоставлении охраны — решение, вынесенное на этапе проведения полной экспертизы в соответствии с Законом РК «О товарных знаках, знаках обслуживания, наименованиях мест происхождения товаров».

12 января 2012 г. были приняты поправки к настоящему Закону, соответственно, и пересмотрены основания для вынесения отказа в предоставлении охраны.

Существуют абсолютные и относительные основания для отказа в регистрации. Абсолютные основания оценивают заявленное обозначение, его способность выполнять функции товарного знака. А именно основную функцию, различительную способность товарного знака. Под различительной способностью товарного знака необходимо понимать способность обозначения вызывать в сознании потребителей ассоциации, связанные с конкретным производителем маркируемой продукции, а не с индивидуализируемыми товарным знаком товарами и услугами.

Относительные основания для отказа в регистрации не позволяют нарушать права третьих лиц на другие объекты интеллектуальной собственности, в том числе охраняемые товарные знаки.

В соответствии со ст. 6 Закона РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» абсолютными основаниями для отказа являются следующие:

1) Не допускается регистрация товарных знаков, состоящих исключительно из обозначений, не обладающих различительной способностью: 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. В данном случае это обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товаров. Например, «скотч» — клейкая лента, «ксерокс» — копировальный аппарат;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами. К общепринятым символам относятся обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, для которых испрашивается регистрация. Например, «змея над чашей» — символ медицины, «зубчатое колесо» — символ машиностроения, ∞ - символ бесконечности в математике, √ - квадратный корень. К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники. Например, «валюта» — в экономике;

3) указывающих на вид («молоко», «творог» для молочных продуктов), качество («лучший», «супер»), количество («50 г», «100 мл»), свойство («натуральный»), назначение («для рук», «от кашля»), ценность товаров («дорогой» для мебели), а также на место («сделано во Франции») и время («с 1994») их производства или сбыта;

6) имеющих прямую описательную и (или) ассоциативную связь с товарами или услугами, для обозначения которых они используются.

Указанные обозначения могут быть использованы как неохраняемые элементы товарного знака, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Далее, п. 2 ст. 6 настоящего закона гласит, что не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие государственные гербы, флаги и эмблемы, сокращенные или полные наименования международных организаций и их гербы, флаги и эмблемы, официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, олимпийскую символику, награды и другие знаки отличия, а также обозначения, сходные с ними до степени смешения. Для использования в товарном знаке указанных элементов необходимо разрешение соответствующего компетентного органа.

Однако, обозначения, которые подпадают под действие вышеперечисленного основания для отказа могут быть использованы как неохраняемые элементы товарного знака, если обозначение не состоит исключительно из них и если имеется согласие на их использование соответствующего компетентного органа или их владельца.

Основанием для отказа в регистрации товарного знака также может послужить пп. 1 п. 3 ст. 6 настоящего закона. Согласно данному подпункту не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений являющихся ложными или способными ввести в заблуждение относительно товара или его изготовителя, в том числе наименований географических объектов, способных ввести в заблуждение относительно места производства товара. Простым примером может послужить подача на регистрацию обозначения «Москва» заявителем из Белоруссии. В данном случае потребитель будет введен в заблуждение, приобретая товар, маркируемый обозначением «Москва», и естественно ассоциируя данный товар как произведенный в России, в г. Москва.

Еще одним основанием для отказа является пп. 2 и пп. 3 п. 3 ст. 6 настоящего закона, в соответствии с которым не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, формально указывающих на истинное место производства товара, но дающих ошибочное представление о том, что товар происходит с другой территории или представляющих собой или содержащих наименования географических объектов, идентифицирующие минеральные воды, вина или крепкие спиртные напитки, для обозначения таких товаров, не происходящих из данного места, а также, если используется перевод или обозначение сопровождается такими выражениями как «вида», «типа», «в стиле» или другими подобными.

Если обозначение, поданное на регистрацию, содержит элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали, такое обозначение не может быть зарегистрировано согласно пп. 4 п. 3 ст. 6 Закона РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». В своем пособии «Практика отнесения заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений к категории противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали» авторы Горленко С. А. и Погребинская Т. Ю. к обозначениям, «противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, относят обозначения, представляющие или включающие слова, выражения, изображении, объемные и другие обозначения или их комбинации, которые как сами по себе, так и в случае их использования в качестве товарных знаков противоречат правовым основам общественного порядка и/или могут вызвать возмущение членов общества на основе общепринятых норм морали.

Рассмотрим иные основания для отказа в регистрации товарного знака. Данные основания не позволяют нарушать права третьих лиц на охраняемые товарные знаки и на другие объекты интеллектуальной собственности. При проведении экспертизы, эксперт проводит поиск среди ранее зарегистрированных или заявленных на регистрацию обозначений с более ранним приоритетом. При вынесении заключения эксперт руководствуется пп. 1 и пп. 3 п. 1 ст. 7 вышеуказанного закона. При этом проводится экспертиза на определение фонетического, визуального, семантического сходства заявленного обозначения с ранее зарегистрированными товарными знаками или заявленными на регистрацию обозначениями. При обнаружении тождественного или сходного до степени смешения товарного знака или обозначения с более ранним приоритетом, проверяется однородность заявленных товаров и/или услуг. При определении однородности эксперт руководствуется Инструкцией по составлению, оформлению и рассмотрению заявки на товарный знак, а именно п. 28, который гласит, что однородными товарами являются товары, выполняющие одну функцию, относящиеся к одному роду (виду), которые при маркировке их тождественными или сходными знаками могут вызывать у потребителя представление о принадлежности их к одному производителю. Однородность товаров определяется на основании признаков: род (вид), назначение, условия сбыта, круг потребителей. При определении однородности товаров проводится сравнение перечня товаров, содержащейся в заявке, с перечнем товаров, в отношении которых зарегистрированы или заявлены тождественные или сходные товарные знаки. Товары не могут быть расценены как сходные на том основании, что они отнесены к одному классу МКТУ, а принадлежность к разным классам не является доказательством их неоднородности.

Обозначение не может быть зарегистрировано, если оно является тождественным или сходным до степени смешения с общеизвестными в Республике Казахстан товарными знаками в отношении любых видов товаров и услуг. В Республике Казахстан существует Реестр общеизвестных товарных знаков, зарегистрированных в соответствии с Законом РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и Инструкцией по признанию товарного знака (знака обслуживания) известным в Республике Казахстан от 15 августа 2002 г.

Также в соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 7 настоящего закона не регистрируются обозначения тождественные или сходные до степени смешения с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в Республике Казахстан в отношении любых товаров, кроме случаев, когда они могут быть включены в качестве неохраняемого элемента товарного знака, регистрируемого на имя владельца права пользования данным наименованием места происхождения товара, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

Обозначению может быть отказано, если, оно подпадает под основания отказа в соответствии с п. 2 ст. 7 настоящего закона. Так, не допускается регистрация обозначений, воспроизводящих промышленные образцы, охраняемые в Республике Казахстан, на имя других лиц при условии их более раннего приоритета; названия известных в Республике Казахстан на дату подачи заявки произведений литературы, науки и искусства, известные произведения искусства и их фрагменты в нарушение авторских прав, фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и факсимиле в нарушение личных неимущественных прав этих лиц, их наследников или правопреемников, а также, если эти обозначения являются достоянием истории и культуры Республики Казахстан — без разрешения соответствующего компетентного органа.

Естественно, каждое обозначение индивидуально и требует тщательного анализа и экспертизы. При этом при получении отказа на регистрацию обозначения заявитель вправе предоставить мотивированные доводы, которые, несомненно, будут учитываться при вынесении окончательного решения.

Предварительный отказ в охране оформляется на бланке в соответствии с Правилом 17. 1) Общей Инструкции к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к этому Соглашению. Бланк отказа в охране, направляемый Республикой Казахстан, содержит 9 пунктов:

1. ведомство, направляющее уведомление;

2. номер международной регистрации;

3. данные заявителя;

4. данный пункт содержит два подпункта (предварительный отказ для всех товаров/услуг и предварительный отказ для некоторых товаров/услуг);

5. мотивы отказа;

6. подпункт, пункт и статью Закона РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в соответствии с которым был вынесен отказ в охране;

7. информация касательно процедуры подачи возражения на предварительный отказ, наименование и адрес ведомства для направления возражения, и указания о необходимости патентного поверенного для иностранных заявителей, за исключением стран, с которыми у Республики Казахстан есть соглашения;

8. дата уведомления об отказе;

9. подпись либо печать организации, направляющей уведомление.

Важно отметить, что выведение изпод охраны неохраноспособных элементов оформляется на бланке отказа. Однако это не означает, что обозначению было отказано, охрана предоставляется в целом с выведением изпод охраны элемента/элементов, не подлежащих охране.

Данное уведомление об отказе необходимо направить в Международное Бюро ВОИС не позднее сроков, указанных в международной заявке. Затем Международное бюро направляет владельцу копию уведомления. Всякий отказ, направленный после истечения этого срока, не рассматривается Международным бюро в качестве такового, то есть обозначение получает охрану. Для того чтобы определить, было ли уведомление о предварительном отказе направлено в установленный срок, дата отправки уведомления через почтовую службу определяется по почтовому штемпелю. Если почтовый штемпель неразборчив или отсутствует, Международное бюро рассматривает такое уведомление как направленное за 20 дней до даты, на которую оно в действительности было получено Международным бюро. Однако, если эта дата предшествует дате отказа или дате направления, упомянутой в уведомлении, уведомление рассматривается как направленное на более позднюю дату. В случаях направления отказа не в установленные сроки по обстоятельствам, независящим от Ведомства, к примеру, по техническим причинам, необходимо направить подтверждение в ВОИС. Данные случаи подлежат регулированию.

Необходимо отметить, что все решения по международным заявкам вносятся в Международный Реестр ВОИС. Доступ к данному реестру является свободным, то есть каждое заинтересованное лицо может узнать статус международной заявки. Предварительный отказ, кроме того, публикуется в бюллетене с указанием того, что отказ является полным (то есть относится ко всем товарам и услугам, охватываемым указанием соответствующей договаривающейся стороны) или частичным (то есть относится только к некоторым из этих товаров и услуг). В последнем случае публикуется указание номеров классов, затронутых (или не затронутых) предварительным отказом, но не сам перечень товаров и услуг. Он не публикуется до тех пор, пока процедура в Ведомстве не будет завершена.

Уведомление о предварительном отказе не рассматривается Международным бюро в качестве такового, если:

 — оно не содержит номер какой-либо международной регистрации (если только другие указания, содержащиеся в уведомлении, не позволяют Международному бюро идентифицировать соответствующую международную регистрацию);

 — оно не содержит никаких оснований для отказа, или

 — оно было направлено в Международное бюро слишком поздно.

В соответствии с Правилом 18 (1), если уведомление содержит несоблюдение правил в других отношениях (например, либо отсутствует указание товаров и услуг, которые затрагиваются или не затрагиваются предварительным отказом, либо уведомление не содержит изображения предшествующего противопоставляемого знака, либо отсутствуют другие соответствующие данные, касающиеся предшествующего знака, включая имя и адрес его владельца), Международное бюро, тем не менее, вносит в Международный реестр запись о предварительном отказе. Затем оно предлагает Ведомству в двухмесячный срок внести дополнения в его уведомление.

Даже если уведомление о предварительном отказе не рассматривается Международным бюро в качестве такового и, соответственно, не подлежит внесению в Международный реестр, владелец должен понимать, что это не означает для него отсутствие каких-либо проблем, касающихся охраны знака в соответствующей договаривающейся стороне. Вполне возможно, что третья сторона возбудит дело по аннулированию указания на тех же основаниях, которые были указаны Ведомством в уведомлении об отказе. В зависимости от вида несоблюдения правил, имеющихся в уведомлении о предварительном отказе, владелец может посчитать для себя необходимым направить запрос в соответствующее Ведомство, касающийся получения полной информации в отношении оснований для отказа в охране.

Таким образом, перед разработчиками товарных знаков, предпринимателями и владельцами товарных знаков стоит нелегкая задача. Ведь важно не просто создать товарный знак, но и учитывать то, чтобы товарный знак действительно выполнял свои функции, удовлетворял бы требованиям запоминаемости и рекламоспособности. Что очень важно, так это то, что товарный знак в то же время должен быть интересным и обладать фантазийностью. Как известно, в настоящее время интенсивно развиваются рыночные отношения, поток товаров возрастает, появляются новые услуги, перед предпринимателями стоит первостепенная задача регистрации своего товарного знака. Так, своевременная регистрация знака позволяет избежать случаев контрафакции и рейдерства. Ведь товарный знак — это не просто обозначение, служащее для отличия товаров и услуг одних производителей от однородных товаров и услуг других производителей, это своеобразный показатель качества выпускаемой производителем продукции.





Использованные источники информации



1. Закон Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с последними изменениями от 12 января 2012 г.

2. Guide pour l’enregistrement international des marques en vertu de l’Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid.

3. Министерство юстиции РК «Некоторые международные договоры и соглашения в сфере интеллектуальной собственности»

4. Данилина Е. А., Чернейко Л. О. Слово о товарном знаке: правовой и лингвистический объекты

5. Алексеева О. Л. Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявок на товарные знаки

6. Оплачко С. М., Оплачко В. Г. Развитие Мадридской системы международной регистрации знаков: прошлое, настоящее, будущее.

7. Орлова В. В. Правовое регулирование средств индивидуализации в РФ

8. Китайский В. Е. Средства индивидуализации и их регистрация

9. Горленко С. А. и Погребинская Т. Ю. Практика отнесения заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений к категории противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали

Международная регистрация товарного знака в соответствии с Мадридской системой

Мадридская система представляет собой универсальное решение для международной регистрации знаков и управления ними. Подайте одну заявку на одном языке, уплатите один набор пошлин — и для Вас открыта возможность охраны знака на территории 98 государств-членов.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНОГО ЗНАКА:
1. Номер свидетельства о базовой регистрации товарного знака (или базовой заявки на регистрацию товарного знака)
2. Перечень стран, в которых планируете защитить Ваш товарный знак.
3. Изображение товарного знака, помещающееся в квадрат, имеющий размеры 8×8 см.
4. Подписать договор оказания услуг (заполненный договор будет направлен Вам после получения формы)

Сроки, официальные пошлины и тарифы патентного бюро на подачу заявки на международную регистрацию товарного знака: